新《商标法》——严打“恶意注册”

我国对商标恶意注册行为的规制一路走来都在不断的升级换代，最初还得溯源至1993年修订的《商标法》，此次修订增加了以欺骗手段或者其他不正当手段注册的情况，例如违反诚实信用原则等情形。再之后就是2013年《商标法》，增加了一个诚实信用原则，且强调的是商标在申请和使用过程中，都要遵循诚实信用原则，2019年《商标法》又进行了更全面的修改，在第四条第一款增加了“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回”的规定；在第四十四条第一款，将违反第四条规定的情形，增列为宣告注册商标无效的绝对事由；并在第六十八条增加 “对恶意申请商标注册的，根据情节给予警告、罚款等行政处罚”之规定。前不久国家知识产权局又发布了《商标审查审理指南》，自2022年1月1日起施行，完善了对商标恶意注册行为的相关规定：

(一) 新增“不以使用为目的的恶意商标注册申请的审查审理”

商标法第四次修正在第四条第一款中增加了“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回”的规定。

一是阐明“不以使用为目的的恶意商标注册申请”的释义。商标法第四条所规定的“不以使用为目的的恶意商标注册申请”是指“申请人并非基于生产经营活动的需要，而提交大量商标注册申请，缺乏真实使用意图，不正当占用商标资源，扰乱商标注册秩序的行为”。

二是明确判断是否构成不以使用为目的的恶意商标注册申请的考虑因素，包括申请人基本情况，如经营情况是否正常；申请人提交商标注册申请的整体情况，如申请商标数量及指定商品或服务类别、提交商标注册申请的时间跨度情况等。

三是归纳、列举了 9 种“不以使用为目的的恶意商标注册申请”典型情形，并以嵌入案例的形式进行具体解释、说明。同时，肯定申请人基于防御目的申请与其注册商标标识相同或者近似的商标以及为具有现实预期的未来业务，预先适量申请商标的行为。

四是厘清了审查、异议和评审环节考虑因素和适用情形的差异。在考虑因素上，判断是否构成不以使用为目的的恶意商标注册申请，注册审查程序中以发现的线索为主，异议、评审程序中以在案证据为主；在适用情形方面，明确由于程序功能和材料差异，部分情形仅在异议和评审程序考量，如“对同一主体具有一定知名度或者较强显著性的特定商标反复申请注册，扰乱商标注册秩序的”。

此外，特别强调“不以使用为目的恶意申请注册的商标，不限于申请人本人申请注册的商标，也包括与申请人具有串通合谋行为或者具有特定身份关系或者其他特定联系的自然人、法人或者其他组织申请注册的商标”以及“商标转让不影响对商标申请人违反本条款情形的认定”，防止当事人串通合谋规避法律规定。

(二) 修订和补充了抢注他人已经使用并有一定影响的商标审查审理相关内容

一是进一步明确商标法第三十二条中的“他人已经使用并有一定影响的商标”为未注册商标，并写明未注册商标包括“在系争商标申请日前未提出商标注册申请或者注册期满未续展丧失商标专用权的商标。

二是完善适用考虑因素。指出认定是否构成“抢注他人已经使用并有一定影响的商标”的情形应对“一定影响”的程度和“不正当手段”的情形予以综合考虑”。

三是取消商标使用需在中国的限制。考虑到实践发展，取消了“已经使用并有一定影响”认定中的商标使用需在中国的限制，代之以使用的影响力必须及于中国的要求，并在相关定义和证据材料中体现。需要注意的是用以证明商标使用情况的证据材料，应当能够显示所使用的商标标识、商品或者服务、使用日期和使用人。

四是明确不得作为商标使用的标识，即使使用，也不能认定为“已经使用并有一定影响的商标”。

五是将商标是否具有一定影响力的判定时间点改为“在系争商标申请日前”。

六是完善“不正当手段”的判定考虑因素。将系争商标申请人与在先且要求使用人的磋商情况、亲属关系，在先未注册商标的知名度等因素列入判定“不正当手段”的考虑因素中。

(三) 完善了关于商标法四十四条第一款“以欺骗或者不正常手段取得商标注册”的审查审理相关内容

一是增加了“在商标异议和不予注册复审中可以参照适用”该标准的规定。

二是增加了商标法四十四条第一款“适用的限制”，“根据在案证据能够适用商标法其他条款对系争商标不予注册或者宣告无效的，不再适用商标法第四十四条第一款，恶意明显的例外。”考虑到实践中存在部分申请人滥用该条款，因此增加了第该条适用的限制，避免打击恶意的最后条款“口袋化”，虚化其他条款的适用。

其中“以其他不正当手段取得注册”的情形如下:

(1)系争商标申请人申请注册多件商标，且与他人具有一定知名度或较强显著特征的商标构成相同或者近似的:

(2)系争商标申请人申请注册多件商标，且与他人字号、企业名称、社会组织及其他机构名称、有一定影响的商品名称、包装、装潢等构成相同或者近似的;

(3)其他可以认定为以不正当手段取得注册的情形。