新《商标法》——严打“恶意注册”

阅读:764 2022-04-19 09:02:26 来源:五洲普华 作者:五洲普华
12月15日晚,郑渊洁发了一条微博宣布:“1985年创刊的《童话大王》杂志2022年1月停刊。”同时,附上了《郑渊洁写给三个商标的一封信》,信中解释,停刊的原因主要是要“拿出全部精力对侵权商标进行维权”。在过去的十多年里,他笔下创作出了皮皮鲁、鲁西西、舒克、贝塔等广为人知的童话角色,但在未经本人授权的情况下,先后被商家恶意注册为商标,除此之外,还有672个侵权商标有待维权。在随后的发声中,郑渊洁基于自己的维权经历,就商标管理提出了六条建议,包括:建立恶意注册商标黑名单、所有维权费用由侵权者而非商标维权成功者承担、建立错误审核追责机制等等。
被恶意注册商标困扰的,并不只有郑渊洁。近两年,关于恶意注册商标的新闻并不鲜见。去年有备受舆论关注的杨倩、陈梦、全红婵等奥运健儿姓名的商标被驳回,又有福州立案查处全国首例“清澈的爱”恶意商标注册申请案。据国家知识产权局数据表明,2021年累计打击恶意商标注册申请 37.6万件,处罚近200家无资质代理机构,可看出数量巨大。
造成这一现象的原因是多方面的,一是商标注册的成本低廉,二是注册成功后经过可通过转卖或“碰瓷”等手段牟取巨额非法利益,三是恶意注册人遭到诉讼后的举证责任小,我国法律对于恶意抢注者的法律制裁手段有限,追究法律责任的程度并不高。这使得一些个人或者企业以此来牟利,导致“恶意”“囤积”商标的数量剧增,严重扰乱了市场经济秩序和商标管理秩序,总之有百害而无一利。郑渊洁甚至接到过商标抢注人的电话,表明以高价卖给他被抢注的商标。笔者也曾接触过类似情况下求助的客户,恶意抢注人利用其注册商标的专用权,禁止他人在特定商品或服务上使用该商标或联系被抢注者要求高价购买或高价许可使用该商标。如果这些目的无法达到,则会采取“恶人先告状”的办法,提起侵权之诉或向相关部门举报并索取赔偿,致使在先权利人承受巨大损失。对此国家知识产权局始终保持打击恶意抢注和不以使用为目的囤积商标行为的高压态势,甚至对商标转让做出了限制。

我国对商标恶意注册行为的规制一路走来都在不断的升级换代,最初还得溯源至1993年修订的《商标法》,此次修订增加了以欺骗手段或者其他不正当手段注册的情况,例如违反诚实信用原则等情形。再之后就是2013年《商标法》,增加了一个诚实信用原则,且强调的是商标在申请和使用过程中,都要遵循诚实信用原则,2019年《商标法》又进行了更全面的修改,在第四条第一款增加了“不以使用为目的的恶意商标注册申请,应当予以驳回”的规定;在第四十四条第一款,将违反第四条规定的情形,增列为宣告注册商标无效的绝对事由;并在第六十八条增加 “对恶意申请商标注册的,根据情节给予警告、罚款等行政处罚”之规定。前不久国家知识产权局又发布了《商标审查审理指南》,自2022年1月1日起施行,完善了对商标恶意注册行为的相关规定:

(一) 新增“不以使用为目的的恶意商标注册申请的审查审理”

商标法第四次修正在第四条第一款中增加了“不以使用为目的的恶意商标注册申请,应当予以驳回”的规定。

一是阐明“不以使用为目的的恶意商标注册申请”的释义。商标法第四条所规定的“不以使用为目的的恶意商标注册申请”是指“申请人并非基于生产经营活动的需要,而提交大量商标注册申请,缺乏真实使用意图,不正当占用商标资源,扰乱商标注册秩序的行为”。

二是明确判断是否构成不以使用为目的的恶意商标注册申请的考虑因素,包括申请人基本情况,如经营情况是否正常;申请人提交商标注册申请的整体情况,如申请商标数量及指定商品或服务类别、提交商标注册申请的时间跨度情况等。

三是归纳、列举了 9 种“不以使用为目的的恶意商标注册申请”典型情形,并以嵌入案例的形式进行具体解释、说明。同时,肯定申请人基于防御目的申请与其注册商标标识相同或者近似的商标以及为具有现实预期的未来业务,预先适量申请商标的行为。

四是厘清了审查、异议和评审环节考虑因素和适用情形的差异。在考虑因素上,判断是否构成不以使用为目的的恶意商标注册申请,注册审查程序中以发现的线索为主,异议、评审程序中以在案证据为主;在适用情形方面,明确由于程序功能和材料差异,部分情形仅在异议和评审程序考量,如“对同一主体具有一定知名度或者较强显著性的特定商标反复申请注册,扰乱商标注册秩序的”。

此外,特别强调“不以使用为目的恶意申请注册的商标,不限于申请人本人申请注册的商标,也包括与申请人具有串通合谋行为或者具有特定身份关系或者其他特定联系的自然人、法人或者其他组织申请注册的商标”以及“商标转让不影响对商标申请人违反本条款情形的认定”,防止当事人串通合谋规避法律规定。

(二) 修订和补充了抢注他人已经使用并有一定影响的商标审查审理相关内容

一是进一步明确商标法第三十二条中的“他人已经使用并有一定影响的商标”为未注册商标,并写明未注册商标包括“在系争商标申请日前未提出商标注册申请或者注册期满未续展丧失商标专用权的商标。

二是完善适用考虑因素。指出认定是否构成“抢注他人已经使用并有一定影响的商标”的情形应对“一定影响”的程度和“不正当手段”的情形予以综合考虑”。

三是取消商标使用需在中国的限制。考虑到实践发展,取消了“已经使用并有一定影响”认定中的商标使用需在中国的限制,代之以使用的影响力必须及于中国的要求,并在相关定义和证据材料中体现。需要注意的是用以证明商标使用情况的证据材料,应当能够显示所使用的商标标识、商品或者服务、使用日期和使用人。

四是明确不得作为商标使用的标识,即使使用,也不能认定为“已经使用并有一定影响的商标”。

五是将商标是否具有一定影响力的判定时间点改为“在系争商标申请日前”。

六是完善“不正当手段”的判定考虑因素。将系争商标申请人与在先且要求使用人的磋商情况、亲属关系,在先未注册商标的知名度等因素列入判定“不正当手段”的考虑因素中。

(三) 完善了关于商标法四十四条第一款“以欺骗或者不正常手段取得商标注册”的审查审理相关内容

一是增加了“在商标异议和不予注册复审中可以参照适用”该标准的规定。

二是增加了商标法四十四条第一款“适用的限制”,“根据在案证据能够适用商标法其他条款对系争商标不予注册或者宣告无效的,不再适用商标法第四十四条第一款,恶意明显的例外。”考虑到实践中存在部分申请人滥用该条款,因此增加了第该条适用的限制,避免打击恶意的最后条款“口袋化”,虚化其他条款的适用。

其中“以其他不正当手段取得注册”的情形如下:

(1)系争商标申请人申请注册多件商标,且与他人具有一定知名度或较强显著特征的商标构成相同或者近似的:

(2)系争商标申请人申请注册多件商标,且与他人字号、企业名称、社会组织及其他机构名称、有一定影响的商品名称、包装、装潢等构成相同或者近似的;

(3)其他可以认定为以不正当手段取得注册的情形。

此次修改直接将打击恶意注册行为提升到法律层面,加强了对恶意诉讼行为的打击力度。但是随着市场经济的飞速发展,更多类型、多种形式的恶意注册行为会出现。而法律本身具有滞后性,要在短期内应用到所有具体案件中是比较难做到的,实践中,有部分商标恶意注册人往往专门围绕某一或某几个品牌进行商标恶意申请注册。
如在“维多利亚的秘密”一案中,庆鹏公司仅围绕维多利亚的秘密这一品牌,就申请注册了100多件与之相同或近似的商标。在某些极端情况下(多见于同业竞争者抢注),商标恶意注册人甚至还会对在先权利人的商标申请及已注册商标提出异议、无效或撤销程序,给在先权利人正常的商标布局及正常生产经营制造障碍,诸如此类的恶意注册商标行为也给先权利人带来了巨大经济损失以及维权成本,如由其另外单独提起民事诉讼,不仅会增加在先权利人的诉累,也不便于法院查清事实,因此最终维权成功的被抢注人,其花费的合理支出,是否可以要求恶意注册人承担?
总而言之,在强调要提高知识产权保护工作法治化水平、完善知识产权审查制度的背景下,实践中面临的新问题,新挑战,仍需探寻出一条较为通用的标准,从而促进商标授权确权、行政案件裁判标准的统一性,更好威慑恶意注册的行为。对在先权利人而言,在得知自己商标被恶意注册后应尽快主动出击,维护自身合法权益!
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